最近、競合ではない他社から、商標権の「併存合意」なるものを求める旨の書面が届いた。
普段特許をメインで担当しているとあまり聞き慣れないのだが、令和６年より施行された改正商標法で導入された「コンセント制度」に関するものらしい。
実務上知っておくべきだと思われるので、どんな制度なのかを書き留めておきたい。
コンセント制度とは？
平たく言うと、同一または類似する商標を、異なる権利者がそれぞれ商標登録することを認め合う合意のことをいう。
導入の背景
通常、先願にかかる他人の登録商標と同一又は類似、かつ指定商品役務も同一又は類似するなら、商標登録を受けることはできない（商標法第４条第１項第１１号）。
外国では、先行登録商標と同一又は類似する商標であっても、先行登録商標権者の同意（コンセント）があれば後行の商標の併存登録を認める「コンセント制度」が導入されていた。
しかし日本では「当事者間で合意しただけでは、消費者は商品／サービスの出所を混同するのでは？」等の理由から、導入が見送られてきた。
しかし、日本でもコンセント制度の導入ニーズが高まったため、令和５年の商標法改正により導入に至っている。
なお、改正商標法の規定は令和６年４月１日から施行されているため、コンセント制度は令和６年４月１日以降にした出願にのみ適用される。
どんな要件が必要？
改正で商標法第４条第４項が新設されており、原文は以下の通りである。
第一項第十一号に該当する商標であっても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しない。
つまり、「他人の承諾を得ていること」「混同のおそれがないこと」の２点が必要となる。
必要な手続きは？
商標審査便覧〔42.400.02〕には、拒絶理由が通知された際に第４条第４項の主張をするために提出する承諾書等の内容を規定している。
１．承諾書
承諾書には、（１）引用商標権者であることを特定する記載と（２）出願人が商標登録を受けることを承諾する旨の記載を行う。
例えば、以下のような記載を要する。
記
１． 商標登録出願の番号
２． 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
２．｢混同を生ずるおそれがない｣ことを明らかにする資料
出願人は、｢混同を生ずるおそれがない｣ことを明らかにする資料を提出することができる。
このとき、現在だけでなく、将来も「混同を生ずるおそれがない」ことを証明する資料を出すのが重要となる。
具体的には、当事者間での商標の使用形態（例：甲は社名を付して商標を使用し、乙は特定のハウスマークを付して商標を使用する）、使用対象（例：甲乙間で同じ商品／サービスには使用しない）、等に関する合意の内容を記載する。
この記載内容が、審査で考慮されることとなる。
その他
- 引用登録商標と同一の商標であって、同一の指定商品／役務について使用するものは、原則として混同を生ずるおそれが高いと判断される
- 「特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）」で、コンセント制度の適用により登録された商標を検索することが可能
実務で使えそう？
実際に併存合意を求める書面を受け取っているので、少なくとも活用されてはいそうである。
しかし、コンセント制度導入以前にも、アサインバック（※）という手法を用いることで、先に登録された類似商標があっても登録を行うことは可能だった。
※出願人を先の登録の商標権者に一旦名義変更して登録査定後、再度名義を出願人に戻すという手続き
２回の名義変更が必要になるため手間がかかるが、コンセント制度を利用しようとする際も、承諾書や混同を生ずるおそれがないことを明らかにする資料を準備する負担は大きそうである。
ただ、コンセント制度であればあらかじめ混同を生ずるおそれがないことを主張できるので、登録後に権利が不安定になることは抑制できそうな気がする。
特許庁としては、テクニカルな手続きとなるアサインバックよりも、正攻法としてのコンセント制度を使ってほしい、と言ったところか。
コンセント制度は、2025年時点では導入してから約１年が経過したばかりなので、今後活用事例が出てくるのを期待したい。