特許明細書で登録商標を使うときの注意

特許明細書を作成する際、発明の説明する上でどうしても登録商標を使用せざるを得ない場合があるかと思う。

この場合、商標権者の許可を取ることなく登録商標を使用することは可能だが、いくつか留意点がある。

その留意点について、概要をまとめておきたい。

登録商標を明細書等に使用する場合について、「特許法施行規則第24条　様式29［備考9］」には以下の通り記載されている。

登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記載する。

つまり、やむを得ず登録商標を明細書等に使用する場合、最初の登録商標「○○○」の後に「（登録商標）」といった表示をする（未登録商標であれば、商標名の次に「(商標)」と表示する）ことが求められる。

仮に商標名をそのまま明細書に記載すると、以下のような不都合や商標権者等への不利益が生じるためである。

なお、商標名である旨の付記は、職権訂正により行ってもよいとされており、表示がないことのみをもって拒絶されることは無いかと思う。

また留意すべきは、特許請求の範囲、又は明細書若しくは図面のうち、請求項に係る発明について商標名を記載することで、拒絶理由通知の可能性がある点である。

商標は一定の限られた商品にだけ使用されるとは限らないし、一定の商品について使用される場合であっても、同一の商標でありながら、製造の時期などによって商品の品質、組成、構成などが一定でないことが多い。

このことから、請求項に係る発明について記載された部分に商標名の記載がある場合、

と認定されることがある。

ただし、商標名が以下の要件を満たせば問題ない。

その商標名が物質又は物品の普通名称となっていると認められるとき（登録商標名は本件に該当しない）
物質又は物品の普通名称となっていなくても、次の三つの条件を同時に満たしていると認定できるとき
- 類似品のうちから特にその商標名のものを選定したことに、発明としての充分な意義が認められること
- 商標名が記載されていても、その発明が不明確とならないこと（例えば、その商標は、少なくともその発明の特許出願以前から出願当時にかけて、常に一定の品質、組成、構成などのもののみに付されていたことが明瞭であること)
- 商標名で記載されていても、その発明の技術が充分に公開されていると認めることができること(例えば、その商標名の商品の市販が、何らかの理由で停止されても、その発明と実質上同一の発明を、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に実施することができること)

以上のように、使用の際は明細書中で登録商標等である旨の表示をする必要があり、また商標使用により発明が不明確とならないよう留意することが求められる。

より詳細な情報が知りたければ、特許・実用新案審査ハンドブック「2003 明細書、特許請求の範囲又は図面に商標名が記載されている場合の取扱い」を確認いただきたい。

参考として、特許庁HP「明細書への登録商標の記載について」に掲載されている、明細書等で登録商標である旨の表示がなく使用されている登録商標のうち、使用頻度の高いもののリストを転記しておく。

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